Uno de los casos más conocidos sobre derecho marcario en Chile -específicamente, en el área de las marcas comerciales- fue aquel donde el 21 de enero de 2011 la Corte Suprema (CS) revocó la decisión del Tribunal de Propiedad Industrial (TPI) en la cual el órgano especializado en apelaciones había decidido no tener en cuenta la acción judicial de O’Neill Europe BV para solicitar la nulidad en la concesión de la marca “O’Neill”, propiedad en ese entonces del empresario chileno Jorge Rolando Halabi Nacrur.

Así, el máximo tribunal chileno resolvió dar curso a la cancelación de la citada marca, la cual había sido debidamente tramitada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) para proteger los productos comprendidos en las clases 9, 12, 25 y 28 según el Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (establecido en virtud del Arreglo de Niza, en 1957). Igualmente, al visitar el sitio web de INAPI los datos más antiguos datan del 14 de diciembre de 1986 (Solicitud Nº 89465 y Registro Nº 319399).

De todas formas, un artículo de Sergio Amenábar (Estudio Villaseca) y publicado por el World Trademark Review Daily en febrero del 2011, indica que el principal argumento que utilizó el TPI para rechazar la acción de nulidad fue considerar la acción judicial como prescrita, ya que el registro que se buscaba impugnar había sido concedido bajo el DL N° 958 (redactado en el año 1931), texto legal que estuvo vigente hasta el año 1991, fecha en la cual fue ratificado por Chile el “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial” y -junto con ello- se reemplazó el citado DFL por la actual Ley nº 19.039 sobre Propiedad Industrial.

Así, el Tribunal de Apelaciones indicó que la marca “O’Neill” había sido registrada por Jorge Halabi el 28 de septiembre 1983 y había sido utilizada desde 1988. En consecuencia, el TPI concluyó de este modo que la acción de cancelación había caducado porque la fecha de presentación fue en septiembre del 2002. Y por tal motivo, la respectiva acción de O’Neill Europe BV fue rechazada.

Ya en 2008, un artículo de El Mercurio daba cuenta de la extensa batalla legal entre el empresario chileno y la compañía fundada en 1952 por Jack O’Neill. En el mismo, el abogado que representaba a la firma norteamericana en Chile, Alfredo Waugh, aseguraba que no se detendría ante una nueva resolución adversa y “si es que pierdo, iré a la Corte Suprema”.

Pues bien, tal y como lo vislumbró el profesional, los más de 15 años de juicio decantaron en que la Corte Suprema de Justicia finalmente revocara la decisión del TPI -según indica Amenábar- por los siguientes motivos:

“Es cierto que el registro de “O’Neill” había sido concedido en 1983 y que la marca había sido usada desde 1988. Sin embargo, el uso de la marca por parte de Jorge Halabi fue de mala fé y, por tanto, no debería haber operado en su favor”. En este caso, mala fe debe entenderse como una conducta destinada a engañar a otros o no cumplir con las respectivas obligaciones legales y contractuales.

“La mala fe de Jorge Halabi era obvia dada la identidad de las marcas involucradas. El máximo Tribunal señaló que O’Neill Europe BV fue el primero en proteger la marca “O’Neill” sobre una base internacional y, por su parte, que Halabi había registrado la marca para los mismos productos que los contemplados en el registro internacional de O’Neill Europe BV.

Por lo tanto, era poco probable que Halabi hubiese registrado la misma marca en Chile por mera casualidad. En suma, la CS subrayó este criterio para establecer la citada mala fe, elemento que ya había sido reconocido anteriormente por los tribunales de propiedad industrial”.

Finalmente, Amenábar destaca que “cuando el Convenio de París entró en vigor en Chile -en 1991- el estatuto de limitaciones no empezaba a funcionar debido a la falta de uso de buena fe en la marca comercial por parte de Halabi. Por lo tanto, la base adecuada para decidir el caso fue el artículo 6º bis del Convenio de París, el que establece que no hay límite de tiempo para solicitar la cancelación de una marca comercial, cuando ésta ha sido registrada de mala fe. Por ende, la prescripción (paso del tiempo) no podría haber extinguido la eficacia de la acción judicial de O’Neill Europe BV para la cancelación de la marca de Halabi, a pesar de la fecha en que el registro fue otorgado (1983)”.

Por todo lo anterior, es de suma importancia que las empresas nacionales utilicen nombres originales y debidamente registrados ante el INAPI, y a la vez eviten el uso de nombres, logos e incluso eslóganes de famosas o notorias marcas internacionales, ya que de no mediar relación comercial con ellas (léase carta de consentimiento, acuerdo de exclusividad u otro instrumento similar) las consecuencias pueden resultar más que incómodas. Y aunque en Chile las resoluciones judiciales sólo afectan a las partes involucradas y pueden variar caso a caso, tal como cierra Amenábar “las razones aducidas por la Corte Suprema constituyen un mensaje poderoso para casos futuros”.