El registro de la marca es producto de un procedimiento administrativo estructurado por INAPI para controlar la legalidad y circulación de las marcas comerciales, hoy te explicamos los pasos para patentar un nombre (registrar una marca) en Chile.
El proceso de registro de marca o como muchos le conocen incorrectamente “patentar un nombre”, puede dividirse principalmente en tres fases: la fase inicial y de revisión de forma, la fase de publicidad y oposición, y la fase final de revisión de fondo. Las tres fases han sido planteadas para garantizar que INAPI proteja el derecho de marca y vele por la legalidad de estas.
Tabla de contenidos
Siguiendo lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039, el Reglamento de esta ley y las directrices de INAPI contenidas en su página web y en el libro “Marcas Comerciales. Manual de Procedimiento”, 2011 (al cual puedes acceder mediante la página web www.inapiproyecta.cl), pueden detallarse las fases de la siguiente forma:
Primera fase del proceso de patentar un nombre (registrar una marca)
La primera fase apertura el proceso de registro. Está integrada por la solicitud de inicio de registro y por el examen de forma que INAPI realiza a dicha solicitud.
Solicitud de registro de marca
El procedimiento de registro de marca, o conocido popularmente como patentar un nombre, depende fundamentalmente de dos figuras: de la marca y de la solicitud de registro. En base a esto es que se desarrolla el proceso, si alguna de las dos presenta defectos, el proceso se verá afectado. En consecuencia, es muy importante que el titular de la marca realice con mucho cuidado esta planilla de solicitud.
La solicitud de registro es el primer requerimiento que solicita INAPI para patentar un nombre o correctamente conocido como registrar una marca, y es lo primero que este evalúa a través del examen de forma, donde se dedica a examinar uno por uno los detalles de la solicitud, para verificar que esta se encuentre apegada a las exigencias de ley. Solo cuando se haya aprobado el contenido de la solicitud es que se puede avanzar con el curso del proceso.
Si la solicitud de registro está bien realizada, lo más probable es que el proceso siga su curso ordinario y no manifieste retrasos ni perjuicios para el solicitante, siempre y cuando la marca que se registre no incurra en ninguna de las causales de irregistrabilidad (ejemplo: que no sea igual a otra ya registrada).
Uno de los aspectos que hace necesaria la dedicación en la formación de la solicitud de registro es que, una vez presentada esta planilla, no podrán realizarse cambios en la marca ni en la solicitud. Los únicos cambios que podrás realizar a la solicitud, serán los que INAPI indique en sus observaciones de forma y esto implica un incremento en el tiempo de registro, dado que deberás subsanar y esto posteriormente será nuevamente recibido por el órgano.
Siendo que la solicitud de registro determinará el curso del proceso, es ideal que acudas a algún profesional de la materia que te asista en la realización de la misma. Antes de presentarla, es necesario que tomes en cuenta una serie de consideraciones como los aspectos más relevantes de la solicitud y los más observados por INAPI (esto puedes visualizarlo en el artículo “aspectos a considerar antes del registro de la marca”).
¿Qué contiene la solicitud de registro de marca?
Antes de iniciar con la formación de tu solicitud de patentar un nombre, registrar una marca, es necesario que identifiques bien el tipo de marca de la cual se trata, porque la solicitud varía en razón a ello. En términos generales son básicamente las mismas especificaciones, sin embargo, si existen pequeñas variaciones dependiendo del tipo de marca de que se trate la solicitante.
Ahora bien, una vez hayas identificado tu tipo de marca, puedes proceder con la realización de la solicitud. De acuerdo al artículo 9 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial N°19.039, la solicitud de registro de marca debe contener los siguientes aspectos:
1. Identificación del solicitante
La solicitud de registro debe contener la individualización del titular de la marca y en los casos en que este actúe bajo representación, deberá también identificarse al representante.
En caso de que la solicitud sea presentada mediante representación (es el caso de las personas jurídicas; los extranjeros; menores de edad; entredichos; inhabilitados; y en general en los caso donde sea más de un titular), deben asegurarse de que la solicitud esté acompañada por el documento que acredita la facultad de este representante.
2. Especificación de la marca a registrar
Es necesario que las solicitudes de registro contengan la especificación de la marca que se va a registrar, según sea el tipo de marca deberán realizar la especificación. Esto implica, en los casos de las marcas mixtas o de etiqueta, una descripción detallada e idéntica de la marca. En caso de tratarse de una marca en otro idioma, debe estar acompañada de su respectiva traducción.
3. Identificación de la cobertura y clasificación de la marca
En todas las solicitudes de registro se deben especificar los bienes y servicios que abarca la representación de la marca y además establecer las clases en donde se solicita la protección de esa marca, teniendo en cuenta que, la clasificación de la marca debe realizarse en base a la “Clasificación Niza”. Las solicitudes que no contengan esta indicación no serán admitidas por INAPI.
4. Especificación de la región
En las solicitudes de las marcas de establecimiento comercial, el solicitante deberá indicar cuál será el alcance de los efectos de su protección. Especificando las regiones en donde desea que surta efecto el registro.
5. Fecha de la solicitud y Firma
La firma es jurídicamente el requisito que se acostumbra presentar para la validación de la información presentada. Las solicitudes de registro deben estar firmadas por el solicitante, este es un requisito esencial para su presentación. INAPI no recibirá solicitudes que no posean las firmas correspondientes.
Anexos de la solicitud de registro
Es importante que el solicitante acompañe a su planilla de registro de marca (al patentar un nombre) los anexos respectivos exigidos por INAPI. Estos anexos dependen del tipo de marca y del tipo de solicitante que requiera el registro. El ejemplo más común es el “mandato” que se otorga al representante legal.
Pago del monto correspondiente a la solicitud de registro
La solicitud de registro (al patentar un nombre) deberá estar acompañada del pago de 1 UTM el cual deberá realizarse de la forma establecida por INAPI. (Si te interesa saber más sobre los costos del proceso, puedes revisar “Cuánto cuesta registrar una marca en Chile”). El pago de este arancel es un requisito obligatorio para el inicio del registro.
Revisión de forma de la solicitud de registro de marca
Examen de forma de la solicitud de registro
Al leer este título lo primero que puedes pensar es ¿que es el examen de forma?. El examen de forma es la evaluación que realiza INAPI de la solicitud de registro (al patentar un nombre) presentada.
En esta oportunidad del proceso, INAPI verifica (en un periodo de 15 días cuando se trata de marcas de clase preaprobada y de 30 días cuando son marcas personalizadas) que la solicitud cumpla con todas las exigencias legales y administrativas. Es decir, evalúa que las especificaciones anteriormente explicadas respecto a la solicitud, estén de acuerdo a las disposiciones legales de la Institución.
Observaciones de forma a la solicitud de registro
Una vez finalizado el examen de forma de la solicitud, el Instituto determinará si existen o no observaciones de forma que realizar sobre esta. En caso de que considere que no es necesario, el proceso continúa su curso ordinario. Sin embargo, cuando considera que la solicitud presenta defectos de forma, le indica al solicitante que debe subsanar los defectos.
Realizadas las observaciones de forma, el solicitante tiene un plazo de 30 días para realizar las correcciones respectivas. Este plazo es perentorio, si el solicitante no presenta las correcciones en el tiempo establecido el organismo decretará el abandono del proceso.
Segunda fase del proceso de registro
Publicación en el Diario Oficial
Una vez aprobado los requisitos de forma de la solicitud al registrar una marca (patentar un nombre), esta debe ser publicada en el Diario Oficial, para lo cual el solicitante deberá cancelar el monto determinado que dependerá de la solicitud de registro. El solicitante tiene un lapso de 20 días para realizar el pago de esta publicación, si no lo hace en el tiempo establecido, el organismo entenderá como no presentada la solicitud.
Oposición al registro de la marca
La publicación en el Diario se realiza con el fin de que la comunidad se dé por enterada de la marca que será registrada y puedan manifestar cualquier desacuerdo legalmente justificado sobre su inscripción.
En el caso de que algún tercero (puede ser cualquiera, incluso los que no posean marcas registradas) no esté de acuerdo con el registro de la marca, deberá presentar un escrito de oposición, para lo cual tiene un lapso de 30 días, explicando porque considera que la marca no puede ser registrada (estas justificaciones deben realizarse en base a la ley).
Proceso contencioso. Oposición al registro de la marca
El escrito de oposición automáticamente da inicio a un proceso contencioso, donde el solicitante de la marca tiene 30 días para presentar un escrito de defensa, contestando las acusaciones realizadas por el opositor.
Una vez presentado el escrito de defensa, se da lugar a un lapso probatorio de 30 días, prorrogable por 30 días más. Finalizado el lapso probatorio, se notifica a las partes de que próximamente se emitirá sentencia resolviendo el conflicto. Cuando la sentencia sea a favor del solicitante de la marca, se continuará con el proceso y cuando la sentencia sea a favor del opositor, se da por terminado el proceso (esta sentencia es apelable).
Tercera fase del proceso de registro
Examen de fondo
El examen de fondo es aquel realizado por el Director Nacional de INAPI con el fin de determinar la existencia de causales para el rechazo de oficio de la petición al registrar una marca (al patentar un nombre). Este examen se realiza, de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, una vez vencido el plazo para deducir oposiciones (Este examen se realiza independientemente si haya o no oposición).
INAPI tiene un lapso de 30 días hábiles para realizar las consideraciones de fondo que crea oportunas de acuerdo a las disposiciones legales. En este lapso el organismo determina si acepta el registro de la marca o lo rechaza.
Proceso contencioso. Observaciones de fondo
Las observaciones de fondo sobre la marca, implica el rechazo de su registro, dicho rechazo debe ser notificado al solicitante de la manera prevista por INAPI. Ahora bien, esto no implica necesariamente que el proceso se dé por terminado y que debas resignarte a que tu marca no será registrada o como le dicen popularmente, a que no te será concedida la patente de tu nombre.
Ante esta negativa del registro, el solicitante posee un lapso de 30 días para presentar un escrito de defensa donde contestara los fundamentos de fondo utilizados por INAPI para rechazar su solicitud (al patentar un nombre). Presentado este escrito, la Institución analizará los fundamentos realizados y dictará resolución con la aceptación o negativa de la marca.
Al igual que en el caso de las oposiciones, esta resolución puede ser apelada en un plazo de quince días ante el Tribunal de Propiedad Industrial. Las apelaciones en este proceso se extienden hasta la Corte Suprema de Justicia, como último sujeto competente.
Pago para la concesión de la marca
En caso de que la solicitud sea aceptada, el titular de la marca deberá realizar un pago por 2 UTM para poder obtener la concesión. Este pago es obligatorio y debe ser realizado en un plazo de 60 días. En caso de no realizar el pago se entiende abandonado el proceso y el titular deberá realizar la solicitud nuevamente.
Como habrás leído, en el artículo colocamos varios incisos explicativos, aclarando que, Patentar un nombre, es lo mismo que registrar una marca, lo hicimos con toda la intención de dejar claro que si quieres patentar un nombre en Chile, el procedimiento se realiza a través del registro de una marca comercial ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).